经典案例

在后注册商业标识可以与在先商业标识共存——江苏金茂公司应诉中国金茂不正当竞争案

所获荣誉：上海市浦东新区人民法院2019年知识产权司法保护十佳案例。

案情简介：

原告金茂集团公司成立于1995年6月15日，经营范围为酒店管理、房地产开发、经营、商务信息咨询等，其关联公司原告上海金茂公司成立于2007年11月15日，经营范围为受方兴地产(中国)有限公司等委托，提供经营决策和管理咨询，信息服务等。原告金茂集团公司拥有房地产权的金茂大厦于1994年奠基、1998年年底建成、1999年对外营业，金茂大厦位于国务院批准的国家级开发区陆家嘴金融贸易区，系当时的中国最高大厦，2001年1月14日、2009年5月14日，原告金茂集团公司在第36类不动产管理、金融信息等服务上取得了第1507872号、第4886500号注册商标专用权，后该商标转让给原告上海金茂公司，原告金茂集团公司以商标普通被许可人的名义继续使用上述商标，2017年9月7日、9月21日，原告上海金茂公司在第36类资本投资、金融服务、金融管理、基金投资等服务上取得了第20460319号、第20460196号“金茂资本”、第20460335号“金茂投资”注册商标专用权，原告金茂集团公司及其他关联公司以商标普通被许可人的名义使用上述商标，2007-2008年、2010-2012年、2016-2017年，原告金茂集团公司上述“金茂”品牌被世界品牌实验室及其独立的测评委员会测评为“中国500最具价值品牌”，2010年1月，原告金茂集团公司使用在第36类不动产出租、不动产管理服务上的“金茂”注册商标被认定为驰名商标，2016年年底，原告金茂集团公司及其关联公司开始打造“金茂资本”品牌，为在私募股权基金领域开展业务做准备，2017年6月、9月，环球财讯网、网易房产等多家网络媒体对反映“金茂资本”品牌进军房地产私募股权基金领域情况的文章进行了转载，被告江苏金茂公司成立于2009年7月9日，经营范围为创业投资管理、创业投资、投资咨询、经济信息咨询等，网站 ｗｗｗ. ｊｏｌｍｏ. ｎｅｔ 系被告主办。2012年，被告在《Ｓｈａｎｇｈａｉ Ｅｃｏｎｏｍｙ》杂志上首次使用“金茂资本”进行公开宣传，2014年4月，被告登记为私募投资基金管理人，管理基金主要类别为：私募股权、创业投资基金管理人，2015年12月，被告以“金茂投资”作为股票简称挂牌，代码为834960，被告在投资领域曾获得投中集团中国最佳创业投资机构ＴＯＰ50。清科集团“2015年中国本土创业投资机构50强”“2015年中国清洁技术领域投资机构10强”等荣誉。另外，被告于2017年入选中国工商业联合会会员，于2018年当选江苏省投资基金业协会副会长单位，被告2015年度至2017年度报告载明，其营业总收入分别为4523.72万元、6099.19万元、7446.08万元，2017年，两原告发现在百度搜索检索“金茂资本”，检索结果出现标题为“金茂资本【官网】”的网页链接，点击该链接即可进入被告江苏金茂公司的网站 ｗｗｗ. ｊｏｌｍｏ. ｎｅｔ，在该网站上大量出现有“金茂” “金茂投资” “金茂资本”等用于指示投资基金管理服务来源的文字标识，并且使用“金茂”“金茂投资”“金茂资本”作为企业简称。上海市浦东新区人民法院经审理认为，本案的主要争议焦点在于：被告在其经营的网站ｗｗｗ. ｊｏｌｍｏ. ｎｅｔ 及实际经营活动中使用“金茂”“金茂投资” “金茂资本”文字标识是否侵犯涉案注册商标专用权，被告未经两原告许可，在经营活动中使用“金茂”作为企业字号、使用“金茂投资”作为股票简称，是否构成不正当竞争，前者判断的重点在于被告从事的私募股权投资管理业务与涉案商标核定使用的服务是否构成相同或近似服务，后者判断的重点在于正确理解和适用《反不正当竞争法》第6条，在评判被告的行为是否构成不正当竞争时，不应超出相同或类似服务领域的范围，涉案五个注册商标均依法在我国商标局核准注册，且均在有效期内，原告上海金茂公司作为涉案注册商标的权利人、原告金茂集团公司作为涉案注册商标的普通被许可使用人，享有的注册商标专用权及被许可使用权受我国《商标法》保护，被告所从事的私募股权投资管理等服务与涉案第1507872号、第4886500号注册商标核定使用的“金融信息”存在紧密联系，构成类似服务，且该服务与金融信息之间的关联性易导致相关公众的混淆及误认，与两原告第20460319号、第20460196号及第20460335 号注册商标核定使用的资本投资、基金投资、金融服务构成相同服务，被控“金茂资本” “金茂投资”标识分别与上述注册商标构成相同或近似，因此，被告在经营活动及对外宣传中使用“金茂” “金茂投资”“金茂资本”文字标识的行为侵犯了原告上海金茂公司的商标专用权及原告金茂集团公司对上述注册商标的许可使用权，《反不正当竞争法》第6条规定的有一定影响的商品名称、企业名称、网站名称等商业标识，其受保护的范围不应超出注册商标受保护的范围，且受该条文规制的不正当竞争行为，亦应是指在相同或类似商品(服务)上的混淆行为，不能扩张至不类似的商品或服务领域，被告使用“金茂” 作为企业字号、使用“金茂投资” 作为股票简称的行为，不构成不正当竞争。

典型意义：

一是在法院认定被告构成商标侵权的情况下，认定被告使用“金茂” 作为企业字号和股票名称不构成不正当竞争，保住了被告的企业字号和股票名称，法院依据我方的举证，认定我方使用“金茂”作为企业字号和股票名称，并不具有恶意，且字号承载了被告多年积累的商誉，在原告没有做私募行业之前是没有市场混淆发生的，故驳回了原告要求被告变更企业名称的诉讼请求，保住了被告的企业名称和股票名称。

二是被告作为新三板上市公司公开的年报显示每年盈利几千万元的情况下，原告提出1000万元的赔偿，被法院仅判赔20万元，这个数额是非常低的，因为原告“金茂”“金茂大厦”确实具有极高的知名度，而我们作为代理人非常好的举证了没有攀附故意。且非常专业的说明了私募基金投资行业这个非常特殊的行业———其盈利主要来源于专业能力，并非借助“金茂”的知名度，在判决书的说理当中，法院肯定了我方的举证，认为被告年度报告中载明的私募基金管理业务收入并不等同于侵权获利，被告获利系依靠自身的经营能力，并无攀附之恶意，该案判决后，双方在上诉期最后一天到法院表示均放弃上诉，取得了良好的效果。

律师简介：

王玮律师，北京盈科(上海)律师事务所监事会副主任、知识产权法律事务部主任、股权高级合伙人。